Регистрация отчуждения товарного знака

Товарный знак (ТЗ) — обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров юр. лиц или ИП. Он позволяет отличать товар или услугу конкретного производителя от предложений конкурентов, а также от подделки. Товарный знак имеет определенный вид и защищен патентом.

Почему может потребоваться отчуждение товарного знака

Отчуждение товарного знака — его передача в собственность другого лица. Оно может быть осуществлено путем продажи. Однако предварительно требуется экспертиза и регистрация в Роспатенте.

Товарный знак продают по собственному желанию либо под давлением обстоятельств.

В первом случае к основным причинам относятся:

1. Стремление изменить направление бизнеса, для которого был зарегистрирован ТЗ, из-за чрезмерной конкуренции, невозможности получить желаемую прибыль, падения спроса на товары и/или услуги, маркируемые данным ТЗ.

2. Предложение от заявителя, обратившегося в Роспатент с заявкой на ТЗ, который сходен с существующим.

Кроме того, нередко компании решают поменять ТЗ, так как он устарел.

Во втором случае ТЗ продают вынужденно, таких как:

1. Правообладатель торгового знака собирается продать бизнес целиком.

2. На протяжении длительного времени правообладатель нигде не использовал ТЗ. Его по лицензии или на основании договора использовали другие фирмы. В результате целевая аудитория уже не ассоциирует ТЗ с его основным владельцем.

3. Потеря репутации ТЗ из-за ухудшения качества маркированных им товаров/услуг, в результате чего может пострадать репутация самого правообладателя.

4. ТЗ не использовался более 3-х лет с момента публикации информации о регистрации.

Правовые вопросы, связанные с отчуждением Товарного знака

Вопросы отчуждения ТЗ регулируются Гражданским кодексом РФ, с точки зрения которого он считается объектом интеллектуальной собственности. Согласно пунктам 2, 3, 4, 5 ст. 1234, 2 и 6 ст. 1232, 2 ст. 1490 ГК:

• требуется письменный договор;
• отчуждение должно пройти госрегистрацию, иначе переход права на ТЗ к новому владельцу будет признан несостоявшимся;
• переход исключительного права на ТЗ происходит в момент госрегистрации договора об отчуждении;
• договор должен включать информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого приобретателем правообладателю либо порядок его определения. В противном случае договор будет признан незаключенным;
• вознаграждение может выплачиваться в различных формах;
• в договоре указаны последствия для приобретателя на случай невыполнения им обязанностей по выплате вознаграждения.

В каких случаях продажа невозможна

Даже при корректно оформленном договоре и заявлении об отчуждении ТЗ, а также при оплаченной пошлине, заключить сделку по продаже может быть невозможно.

Основная причина — по мнению Роспатента, отчуждение исключительного права на ТЗ может ввести потребителя в заблуждение касательно маркированного им товара или его изготовителя (пункт. 2 ст. 1488).

Роспатент может сделать такой вывод, если:

• на правообладателя была зарегистрирована серия ТЗ. Продажа одного из них приведет к появлению у разных правообладателей обозначений для индивидуализации товаров, которые можно спутать;
• название фирмы владельца или ее коммерческое обозначение полностью либо частично присутствуют на отчуждаемом ТЗ;
• у правообладателя ТЗ есть права на прочие объекты интеллектуальной собственности с названиями, входящими в отчуждаемый ТЗ или совпадающими с ним;
• у владельца сохраняются права на торговый знак в отношении товаров/услуг, однотипных тем, с которых ТЗ отчуждается.

Решение изложеных проблем:

• отчуждения приобретателю всей серии ТЗ правообладателя и прав использования любого из них в отношении всех однотипных товаров и/или услуг;
• изменения фирменного «имени» правообладателя, отказа от него или продажа вместе с предприятием;
• продажа вместе с ТЗ всех других интеллектуальных прав.

Кроме того, в стоимость сделки необходимо включать возможные издержки продавца.

Как происходит регистрация отчуждения Товарного знака

Процедура производится в несколько шагов:

• оценивается возможность заключения договора;
• подготавливается проект договора на основе готового шаблона или договор разрабатывается с нуля;
• оплачивается патентная пошлина;
• осуществляется подача документов в ФИПС.

В процессе регистрации, который может занять несколько месяцев, Роспатент может направлять правообладателю и приобретателю запросы о предоставлении дополнительной информации, а также потребовать устранить имеющиеся нарушения. На все подобные обращения нужно отвечать, не нарушая установленные сроки. В противном случае регистрация не состоится.